Если патентно-правовая конструкция "способ-аналог" - создание патентной практики Германии, формула "продукт через процесс" (product-by-process) - изобретение патентной практики США. Этот тип формулы на химические продукты непосредственно связан с "косвенной" защитой.
В работе [35] подробно изложены вопросы, связанные с указанной формулой:
"Статья 112 Патентного закона США требует, чтобы формула непосредственно защищала тот предмет, который предложен как изобретение.
Практика же Patent Office сталкивается и будет сталкиваться с трудностями в частных областях.
Одной из затруднительных областей в химической патентной практике является защита химических продуктов описанием процесса, с помощью которого он получен, известной как формула "продукт через процесс".
Проблема касается части продуктов, которые благодаря современному состоянию науки неопределимы совсем или частично объективными критериями, т. е. определенными физическими и химическими характеристиками.
Patent Office признало, что в порядке исключения прецедент может субъективно определить новый продукт в терминах процесса, с помощью которого он получен, но лишь как исключение. Химическую формулу и формулу "продукт через процесс" нельзя считать альтернативами, которые изобретатель может использовать по выбору. Если структуру можно установить, она должна быть определена.
Формула "продукт через процесс" является монополией только такого продукта, который получен единственным процессом, описанным в формуле.
В настоящее время формула "продукт через процесс" начинает использоваться не только в США, но и в европейских странах, встречая противодействие со стороны арбитражных органов. В работе [36] рассматривается решение технической палаты жалоб ЕПВ от 25 июня 1985 г., в котором говорится об охране химических продуктов, полученных в особых условиях процесса сополимеризации двух мономеров. Палатой жалоб была признана патентоспособность пунктов формулы изобретения, относящихся к способу.
Патентовладелец наряду с основными притязаниями, относящимися к способу, выдвигал притязания на охрану продукта через способ. Палата жалоб не признала это притязание патентоспособным. Продукт как таковой должен отвечать условиям патентоспособности и прежде всего обладать новизной. Указывается, что способ получения продукта не является характеристикой продукта, подтверждающей новизну вещества.
Палата жалоб поясняет, что речь идет о продукте, определяемом через способ получения, и, следовательно, о характеристике способа. Однако заявленный способ является лишь модификацией известного способа, поэтому на основании различия способов нельзя автоматически судить о новизне полученного продукта. Вместе с тем доказательством новизны полученного продукта является то, что полученный продукт отличается от известных продуктов особыми свойствами. Имеется в виду изменение в структуре химических соединений.
Изменениями структуры продукта можно признать также изменения состава продукта, состоящего из нескольких соединений, образующих смесь, и изменения содержания отдельных соединений в смеси (смеси, полученные в результате химической реакции, а не в результате простого смешивания).
Палатой жалоб подтверждено, что предмет рассматриваемого притязания "продукт через процесс" отличается от известных продуктов этого вида отсутствием запаха.
По мнению автора работы [36], утверждение палаты жалоб, что отсутствие нежелательного запаха не является признаком вещества и поэтому не должно учитываться при доказательстве новизны продукта, не является убедительным. Все признаки, касающиеся природы вещества, в том числе и наличие или отсутствие побочных продуктов, нужно принимать во внимание. Отсутствие доказательств того, что предложенный сополимеризат отличается от известного сополимеризата по структуре, в данном случае не может быть решающим.
Палата жалоб отрицает, в принципе, то обстоятельство, что продукт может быть новым, даже если он отличается от известного продута только большей чистотой. Автор работы [36] считает, что в этом случае критерий новизны ставится под сомнение.
Конечно, сама по себе степень чистоты продукта не является доказательством новизны продукта. Отметим сразу, что для индивидуальных химических соединений чистота - это следствие способов получения или очистки, структура при этом остается неизменной.
Что касается неидентифицируемых продуктов или полимеров, которые представляют собой сложные смеси соединений неоднородной структуры, то для них термин "степень чистоты" не имеет практического применения.
Наличие примесей, т. е. продуктов иного соединения, приводящее к проявлению полезных свойств, справедливо считается автором работы [36] доказательством новизны целевого продукта, поскольку изменение свойств - следствие изменения состава и структуры, которые являются признаками вещества.
Однако нельзя признать правомерными притязания патентовладельца, требующего защитить и способ, и продукт, характеризуемый способом. Очевидно, что в этом случае имеется только одно изобретение либо способ получения продукта с новыми качествами (через "косвенную" защиту получает охрану и продукт), либо непосредственная формулировка притязаний на продукт, но путем описания способов его получения.
Рассмотрим некоторые правила использования формулы "продукт через процесс". Это формула применяется, когда невозможно определить продукт другим способом.
Продукт при этом должен быть новым. Даже если процесс является новым, он один не определяет патентоспособность продукта. Продукт должен иметь неочевидные отличия от известного продукта.
Поскольку процесс является в данном случае средством отличия продукта от известных продуктов, он (процесс) должен иметь все его существенные стадии и параметры, быть специфичным для получения только одного продукта и не должен быть общим процессом для получения различных продуктов. При этом имеются в виду такие параметры, как температура, время, способы выделения, сушки, очистки.
Вопрос о том, когда применяется формула "продукт через процесс" и что в действительности она собой представляет, является спорным вопросом в практике Патентного ведомства США.
Однако доктрина использования этой формулы как исключения из общего правила признана судами в области химии так же, как и другие сложные химические случаи.
Так, химическая формула "продукт через процесс" была допущена на продукт, представляющий собой вулканизованную резину, сильно адгезионную к хлопчатым тканям, так как изобретатели не отдавали себе полный отчет, какие именно структурные изменения происходили во время стадии переработки.
Необходимость определения химических продуктов из незнания структуры с помощью процесса получения не дает право составить формулу "продукт через процесс", охватывающую метод синтеза известного химического продукта неустановленной структуры, даже если известный процесс получения продукта отличается от процесса, описанного в формуле.
В работе [37] объясняется, почему формула "продукт через процесс" возникла именно в американской практике. В соответствии с требованиями параграфа 112 Патентного закона США "притязания должны особо подчеркивать и ясно выражать объект, который заявитель считает своим изобретением". Понятно, что при защите способа, даже с учетом "косвенной" защиты, которую этот способ обеспечивает продукту, объектом изобретения является все-таки способ, а не продукт.
Интересно рассмотреть соотношение объема прав, обеспечиваемых с помощью нормы о "косвенной" защите и формулой "продукт через процесс".
Автор в работе [38] считает, что объем прав, вытекающий из формулы "продукт через процесс", адекватен объему прав, предоставляемому патенту на способ получения какого-либо продукта, в условиях существования правового института "косвенной" охраны продуктов.
На первый взгляд такой вывод кажется правильным, но более глубокий анализ позволяет увидеть различие между двумя формами защиты. В работе [37] указаны следующие неблагоприятные моменты, связанные с формулой "продукт через процесс".
Способ может относиться к нескольким продуктам, режимы и условия не ограничены получением какого-то определенного одного продукта. Другими словами, одна формула на способ получения может обеспечить "косвенную" защиту нескольким продуктам, а формула "продукт через процесс" - только одному. Однако последняя формула дает возможность как бы селективно защитить конкретный продукт при наличии более известного способа получения, если показана неизвестная связь "продукт - процесс - свойство".
Таким образом, предпочтительный выбор той или иной формы защиты зависит от конкретной ситуации и, следовательно, от степени владения вопросом патентного поверенного или изобретателя.