Одна из самых сложных и специфических проблем оценки широты и объема прав связана с так называемыми структурами Маркуша, или родовыми химическими структурами (подробнее о патентной формуле Маркуша и о структурах Маркуша изложено в работе [9]).
Формула Маркуша сама по себе не соответствует никакому конкретному соединению, она просто является удобным способом обозначения химических структур в обобщенном виде. На практике ей может соответствовать большое число конкретных соединений. Формула Маркуша включает один или несколько вариантов заместителей, объединяемых в группу альтернативных структур.
Насколько серьезны проблемы, связанные с патентованием структур Маркуша, свидетельствует хотя бы тот факт, что им было посвящено за последние десять лет три международных симпозиума - конференция "Автоматизированная обработка родовых химических формул", организованная в Шеффилдском университете в 1984 г., Международная конференция по химической информации в Montreux в 1988 г. и симпозиум под девизом "Широкие формулы Маркуша - решение или проблема?", проведенный на 200-м национальном собрании Американского химического общества в 1990 г., материалы которого опубликованы в работе [10], а перевод материалов - в работе [11].
Слишком широкие и запутанные формулы Маркуша создали проблемы для патентных поверенных, ученых-химиков, экспертов, информационных служб, изобретателей.
К сожалению, в нашей печати эти проблемы совершенно не рассматривались. Однако уже упомянутые Правила допускают патентование родовых структурных формул - формул Маркуша. В п. 3.2.4.5 Правил говорится: "Если изобретение относится к группе (ряду) новых индивидуальных химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами - примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами" (общая - синоним слова родовая - Прим. авт.).
Никаких ограничений по возможности защиты одной родовой структурой как с точки зрения количества, так и с точки зрения структурной аналогии указанные требования не предусматривают. Это означает, что одни изобретатели, владеющие вопросом, смогут защищать в России сколь угодно широкие формулы, которые хотя и критикуются за рубежом специалистами разных областей [10], однако с каждым годом патентуются в возрастающем количестве, создавая критическую ситуацию в области патентной информации, другие, не владеющие вопросом, а к ним можно отнести отечественных изобретателей и патентных поверенных, будут продолжать патентовать в одной заявке 1 - 2 конкретных соединения, получая значительно меньшие объемы прав по сравнению с первыми. Об этом свидетельствует анализ отечественной практики защиты химических соединений [6, 7], результаты которого легко могут быть проверены при просмотре Бюллетеня изобретений (БИ).
Необходимо обратить внимание на одну из проблем, связанных с патентованием родовых химических структур, или структур Маркуша, соответствие широты или объема правовой защиты экспериментальным подтверждениям. Как известно [10], структуры Маркуша могут включать огромное (3, 4, 10 миллионов), иногда бесконечное число конкретных химических соединений. Количество же конкретных примеров, т. е. экспериментально полученных и испытанных на заявленную в патентном описании активность химических соединений, не сравнимо с тем количеством, на которое распространяются права патентовладельца. Никаких правил, регулирующих соотношение экспериментально подтвержденного и защищаемого в формуле изобретения, в наших нормативных документах не имеется. Судя по литературе [10], эксперты США также оказываются в затруднительном положении при рассмотрении слишком широких структур Маркуша, так как не имеют "инструмента, чтобы держать их в руках", а патентные суды поддерживают патентовладельцев. Из того же источника [10] следует, что только Япония противодействует патентованию широких формул Маркуша и отклоняет заявки иностранных фирм с такими формулами. Отклонение заявки на химические изобретения по ст. 36 Патентного закона Японии особенно часто происходит из-за того, что патентная формула не соответствует (шире) описанию. В этом случае, как указывает автор в работе [12], возможны следующие варианты ответа:
а) подготовить новую редакцию патентной формулы, ограниченной теми химическими соединениями, которые достаточно полно раскрыты в описании (т. е. приведены их химические и/или физические свойства и другие возможные характеристики). Простое перечисление, например, соединений или примеров возможных заместителей не признается достаточным раскрытием;
б) подготовить описание рабочих примеров, достаточных для подкрепления патентной формулы в ее первоначальном виде.
Более позднее включение в описание рабочих примеров в рамках его первоначального объема обычно разрешается экспертом. В случае если дополнительно вводимый пример демонстрирует лучшие результаты, чем первоначальные примеры (например, химическое соединение с неожиданно высокими свойствами), то он будет отклонен как изменяющий сущность изобретения, даже если в первоначальном описании и имелась ссылка на это соединение.
В настоящее время отечественные эксперты Института государственной патентной экспертизы не имеют, как уже было сказано, норм, противодействующих слишком широким структурам Маркуша. С другой стороны, ни патентные поверенные, ни изобретатели не владеют приемами составления широких притязаний. Эти обстоятельства могут привести к усугублению уже имеющейся блокировки отечественных разработок в химии и смежных областях, особенно в фармахимии, производстве средств защиты растений и т. д.
К сожалению, серьезность положения недооценивают сами химики, что объясняется в первую очередь некомпетентностью прежних патентоведов и нынешних патентных поверенных.
Разработка научно обоснованных правил защиты химических соединений, в том числе и соответствия объема защиты экспериментальному подтверждению заявленного объема, - крайне сложная задача, которую невозможно решить келейно силами отдела методологии Института государственной патентной экспертизы. Мы уже обращали внимание на то, что структурам Маркуша было посвящено три международных симпозиума, а в отечественной литературе не сказано не одного слова ни о проблеме, ни о том, как пытаются решать ее за рубежом и какое будет отношение к ней со стороны государственной патентной экспертизы.
В связи с тем что родовые структурные формулы защищают большое количество реально не полученных химических соединений, одна из проблем состоит в том, как быть в случае, когда кто-то действительно получил химическое соединение, подпадающее под общую формулу, ранее запатентованную.
Зарубежная практика выработала для подобных случаев такое патентно-правовое понятие, как "селективное" изобретение, которое может быть использовано для различных широких формул изобретения, но оно особенно актуально в области органической химии.